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「特許出願」を考える 〜役立つ特許出願のヒントに〜


2008.07.08

【「特許出願」を考える】 〜ストーリーは多く〜 vol.008


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◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ vol.008━2008.07.08━
 「特許出願」を考える 〜役立つ特許出願のヒントをわかりやすく 57部
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 このメルマガは、「特許出願」をするとき、
 どのように考えて、何をしたら良いのかについて
 参考になる情報を記事にしています。

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 ■特許出願にストーリーを多く入れる
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 前回までの記事のようにして、特許出願のストーリーを考えます。

 そして、特許出願のストーリーから特許出願の書類を作ります。

 自分で書類を作成することがあるかもしれませんが、特許事務所などに
 依頼することが多いと思います。その場合には、そのストーリーを元にして
 特許事務所に説明することになります。


 特許出願の依頼で説明を受ける場合、ほとんどの場合、ストーリーは『1つ』です。

 ストーリーが『1つ』でも特許出願はできますが、なるべく『多く』のストーリーを
 入れるようにして特許出願します。

 理由は、そのストーリーの成立が認められないことが出願後に分かった場合に
 困るからです。

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 ■ストーリーが成立が認められない場合とは
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 繰り返しになりますが、特許出願のストーリーは、

 「従来は断面形状が円形であった」
 「しかし、転がるという問題点があった」
 「そこで、転がらない断面形状にして転がる問題点を解決した」
 「形状は、具体的には正六角形である」

 のように、

 「従来技術」、「従来技術の問題点」、「解決手段」、「解決手段の具体例」
 という流れになります。


 ストーリーが成立が認められないケースとして、関連する従来技術が
 別に発見される場合が多いと思います。


 従来技術は、出願前に調査したものを元にしますが、調査は精度を上げることは
 できても、完全に調べることはできません。
 特許分類やキーワードを駆使しても、100%漏れを無くす調査はできません。

 また、費用や時間の関係で充分に調べずに出願するケースもあると思います。


 そして、審査などで、ストーリーの前提となる「別の従来技術」が発見されます。
 例えば、「従来技術の問題点」の内容が、この「別の従来技術」で解決されていると
 ストーリーが成立しません。


 また、従来技術は同じでも、ストーリーの成立が認められないケースもあります。

 それは、「従来技術の問題点」と「解決手段」との関係などによって判断される
 『発明の有用性』や『進歩性』の認定が、審査官との間で違う場合があります。


 これらの場合、『特許請求の範囲』や、それに関するストーリーを変えないと
 特許が認めらないので変更する必要があります。

 ストーリーが『1つ』しかない場合、後からストーリーを作るしかありません。
 そして、新たな「従来技術の問題点」や新たな「解決手段」を意見書などで主張して、
 後出しのストーリーによって特許を認めてもらうしかありません。

 しかし、後出しのストーリーは、心証が悪く、認められないケースもあります。


 したがって、特許出願に、最初からできるだけ多くのストーリーを入れておいて、
 拒絶理由通知などの審査の結果を見て、適当なストーリーを選択することが
 望ましいのです。


 ただし、何でもかんでも詰め込むことはできません。内容を整理して、戦略的に
 入れていく必要があると思います。

 これについては、後日、記事にしたいと思います

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 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 こちらでは、午前中大雨でした。
 時期的に、もう梅雨明けと思うのですが、まだでしょうか。

 今回も、長期間開いてしまいました。申し訳ありません。
 前回もそうでしたが、間が開くと、前の記事を忘れてしまいます。
 そのため、メルマガを作るのに余計に時間がかかりました。

 こうなると、同じ作業でも多くの時間を使ってしまうので、
 さらに、効率が悪くなって時間がかかるという悪循環になってしまいました。
 

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 発行者:弁理士 上中健司
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